안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

들어가는 글

이번 주부터는 지난 주에 살펴보았던 상표의 유사 여부에 대한 판단 방법이 실제 사례에서 어떻게 구체적으로 적용되는지에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

지난 주에는 상표의 유사 여부를 판단하기 위한 관찰을 할 경우 양 상표의 외관·호칭·관념을 비교한다는 점을 말씀드린 바 있습니다. 본 사안은 외관과 호칭은 다르지만, 관념이 동일한 경우 양 상표를 유사하다고 볼 것인지 여부가 문제된 사안입니다.

사건의 경위

이 사건 원고는 화장품 소매업· 화장품 판매대행업을 지정서비스로 하여 왼쪽의 '자연의 벗'이라는 상표(이하 ‘선등록 상표’라고 합니다)를 등록한 상표권자입니다.

이 사건 피고는 눈썹용 화장품·립스틱·마스카라·메이크업 화장품· 목욕용 화장품·손톱손질제·스킨케어용 화장품·클렌저·인체용 방향제(향수)·인체용 에센셜 오일·체중감량용 화장품·페이스&보디밀크·페이스&보디용 화장품·핸드로션·헤어로션·화장용 마스크팩·화장용 매니큐어·화장용 선탠제·화장품 등을 지정상품으로 하여 왼쪽 위의 'Nature's Friend'라는 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라고 합니다)를 등록받은 상표권자입니다.

이 사건 원고는 특허심판원에 이 사건 피고를 상대로 '이 사건 등록상표는 선등록상표와 관념 등이 동일 또는 유사하고, 지정상품 · 서비스업도 유사하므로 구 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였습니다.

특허심판원과 법원의 판단

가. 특허심판원의 판단

이 사건 원고의 청구에 대하여 특허심판원은 위 심판청구를 2017당1435로 심리한 후 2018년 9월 7일, '이 사건 등록상표는 선등록상표와 관념이 일부 유사한 측면이 있으나 외관과 호칭에서 뚜렷하게 구별될 정도로 차이가 있어 동일 또는 유사한 서비스업에 함께 사용되어도 일반 수요자나 거래자에게 상품 출처의 오인 또는 혼동을 유발할 우려가 없어 유사한 표장이라고 보기 어려우므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해당하지 않는다'는 이유를 들어 이 사건 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였습니다.

나. 특허법원의 판단

이에 이 사건 원고는 불복하여 특허법원에 위 특허심판원 심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였으나 특허법원은 다음과 같은 방법으로 양 상표를 비교한 후에 이 사건 원고의 청구를 기각하였습니다. (특허법원 2019년 5월 31일 선고 2018허247 판결)

1) 외관 대비

이 사건 등록상표는 영문으로 구성된 문자 표장이고 선등록상표는 한글 '자연의벗'과 도형 부분이 2단으로 배치된 결합 표장이다. 따라서 양 표장은 영문과 한글, 도형의 결합 유무 등의 차이로 인해 외관이 서로 다르다.

2) 호칭 대비

이 사건 등록상표는 우리나라의 영어보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요자나 거래자들에게 '네이쳐스 프렌드'로 자연스럽게 호칭될 것이다. 반면 선등록상표는 한글 문자 부분에 따라 '자연의벗'으로 호칭될 것이다. 따라서 양 표장의 호칭 역시 서로 다르다.

3) 관념 대비

이 사건 등록상표는 '자연'의 뜻을 가진 'nature'와 '친구'라는 뜻을 가진 'friend'가 소유격으로 연결된 것으로 우리나라의 영어보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요자나 거래자가 '자연의 친구'라는 뜻으로 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보인다.

선등록상표는 '자연'과 '비슷한 또래로서 서로 친하게 사귀는 사람'의 의미를 가진 '벗`이 소유격으로 연결되어 '자연의 친구' 등으로 관념될 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록서비스표는 그 관념이 동일 · 유사하다.

4) 대비의 결과

앞에서 본 대비 결과에 따르면 이 사건 등록상표는 비록 선등록상표와 관념이 동일 · 유사하나 거래사회에서 중요한 역할을 하여 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서 가장 중요한 요소인 호칭이 상이하고 그 외관에 있어서도 도형 부분의 유무, 영문과 한글의 차이로 인하여 양 표장은 뚜렷이 구별된다.

따라서 양 표장이 유사한 상품·서비스업에 함께 사용되더라도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품 출처에 관하여 오인 · 혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기는 어려우므로 결국 이 사건 등록상표는 선등록서비스표와 그 표장이 유사하다고 보기 어렵다.

다. 대법원의 판단

이에 이 사건 원고는 대법원에 상고하였으나 대법원 역시 “지정상품의 거래에서 상표의 외관과 호칭이 가지는 중요성을 고려하면 양 표장은 관념이 유사하더라도 외관과 호칭의 확연한 차이로 전체로서 뚜렷이 구별되므로 유사한 상품·서비스업에 함께 사용되더라도 일반 수요자나 거래자가 명확하게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 피할 수 있다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록서비스표는 서로 유사하다고 보기 어렵다” 고 판시하여 특허법원과 유사한 논리로 이 사건 원고의 청구를 기각하였습니다(대법원 2020년 4월 29일 선고 2019후11121 판결).

본 사안의 상표법상 의의

본 사안은 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사한 경우 상표의 외관과 호칭이 관념보다 상대적으로 더 중요하다는 점을 확인한 판례라는 점에서 상표법 상 의의가 있습니다.

다음 주에도 양 상표의 유사여부가 문제된 다른 사안을 살펴보도록 하겠습니다.

■ 안승훈 변호사 약력