안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

들어가는 글

지난 칼럼에서는 상표의 유사 여부에 대한 판단 방법과 그 구체적 적용 예로써 외국어 상표의 호칭을 정하는 기본적인 법리가 문제된 사례에 대해서 살펴보았습니다.

이번 주에는 도형으로 이루어진 도형 상표의 경우에 있어서의 유사판단 방법과 그 구체적인 적용예에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 본 사안 역시 특허법원과 대법원의 판단이 엇갈린 경우입니다.

사건의 경위

이 사건 원고는 티셔츠 등 의류등을 지정상품으로 해 좌측의 상표(이하 ‘확인대상표장’이라고 합니다)를 사용 중이었습니다.

이 사건 피고인 주식회사 이랜드는 스포츠셔츠·폴로셔츠·운동용 유니폼·T셔츠 등을 지정상품으로 한 오른쪽의 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라고 합니다)를 1984년 8월 18일 출원해 2006년 2월 28일 당시까지 갱신등록하고 있었습니다.

이에 이 사건 원고는 2010년 8월 12일 특허심판원에 이 사건 피고를 상대로 확인대상표장은 상품의 출처표시로서 사용된 것으로 볼 수 없을 뿐만 아니라 이 사건 등록상표와 전체적으로 유사하지 아니하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 이유로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였습니다.

이에 특허심판원은 2011년 1월 27일, 확인대상표장은 사용상품에 상표법상 상표로서 사용되었고 이 사건 등록상표와 표장이 서로 유사하며 그 사용상품 또한 동일·유사하기 때문에 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결, 즉 양 표장은 유사하다는 판단을 하였습니다.(2010당2060호)

이에 이 사건 원고는 특허법원에 이 사건을 가지고 가게 되었습니다.

특허법원과 대법원의 판단

가. 특허법원의 판단(특허법원 2011년 6월 10일 선고 2011허2169 판결)

이 사건 원고의 청구에 대하여 특허법원은 다음과 같이 판단하였습니다. 본 판결에서는 매우 구체적으로 양 표장을 비교하고 있는데 법원에서의 도형상표에 대한 유사판단 기준을 엿볼 수 있는 부분이라 판단되어 다소 길지만 조금만 편집해서 전부 인용해 보도록 하겠습니다.

■ 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 △ 다 같이 닻의 형태를 모티브로 하여 도안화된 도형만으로 구성되어 있어 모두 닻 이외의 특정한 관념이나 호칭이 쉽게 떠오르지 아니하는 점 △ 이미 다양한 형태와 구성을 가진 닻 도형이 문자 부분이나 다른 도형과 결합되어 의류에 사용되고 있는 점 △ 이 사건 등록상표 외에도 의류에 관하여 닻의 형태를 도안화한 상표가 다수 등록되어 공존하고 있는 점 △ 그리하여 닻의 형태를 도안화하여 등록된 다수의 상표들의 법적안정성을 도모할 필요가 있는 점 등에 비추어 보면 이 사건에 있어서 이 사건 등록상표의 권리범위는 당초 등록당시 보다는 좁게 보아야 한다.

■ 이러한 관점에서 볼 때 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단함에 있어서는 양 표장이 모두 닻을 모티브로 하였다는 공통점이 있다 하더라도 닻이라는 관념이나 호칭보다는 외관을 주된 기준으로 대비하여 판단하여야 할 것이고 또 외관을 대비함에 있어서도 그 유사범위를 좁게 보아 대비하여야 한다.

■ 양 표장의 유사 여부를 살펴보면 이 사건 등록상표는 검은색의 닻고리(닻줄을 매는 둥근 고리), 닻채(닻의 자루 부분), 닻장(닻채 상단의 가로로 된 부분) 및 갈고리(바다에 고정시키는 부분)에 검은색 밧줄(밧줄은 여러 가닥으로 꼬여 만들어진 형상을 나타내기 위하여 여러 개의 흰점이 밧줄에 찍혀 있다)로 된 닻줄이 휘감겨 있는 닻 형태를 도안화한 것으로서 △ 닻줄은 닻고리의 우측에 연결되어 닻장 아래로 내려와 영문자 알파벳 S 자의 반대 모양으로 닻채를 휘감아 내려오다가 그 끝에서는 우측 방향으로 갈고리에 걸쳐 있고 △ 닻고리 내부는 동그랗게 비어 있는 상태로 이루어져 있으며 △ 닻채의 하단부 좌우 양측에 닻채의 굵기보다 조금 얇은 선이 위쪽으로 올라가면서 갈고리를 형성하고 있다.

이에 반해 확인대상표장은 붉은색의 닻고리·닻채·닻장·갈고리에 붉은색의 밧줄(밧줄의 형상을 나타내기 위하여 흰선들을 배치하였다)로 된 닻줄이 휘감겨 있는 닻 형태를 도안화한 것으로서 △ 닻줄은 닻고리의 좌측에 연결되어 닻장 아래로 내려와 영문자 알파벳 S 자와 유사한 모양으로 닻채를 휘감아 내려오다가 그 끝에서는 갈고리 좌측 부분에 걸쳐져 있고 △ 닻고리 내부는 닻줄로 막혀 있으며 △ 갈고리의 굵기는 닻채의 굵기보다 두껍게 구성한 것이다.

따라서 양 표장은 닻고리·닻채·닻장·갈고리의 색채·닻줄이 휘감긴 형상·닻줄 자체의 형상과 색채· 닻고리 내부가 동그랗게 드러나는지 여부·갈고리가 닻채보다 굵은지 여부 등에서 현저한 차이가 있기 때문에(뿐만 아니라 확인대상표장에서는 우측 갈고리 부분에 영문 필기체의 문자까지 부기되어 있다) 그 외관이 유사하지 아니하다.

■ 이 사건 등록상표의 출원 당시에는 색채가 상표의 구성요소가 아니었지만 그렇다고 하여 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 외관유사 여부를 판단함에 있어 색채의 차이를 고려요소에서 배제할 수는 없다.

■ 따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 전체적으로 관찰하여 볼 때 그 표장이 서로 유사하다고 보기 어려우므로 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

이와 같은 특허법원의 판결에 불복한 이 사건 피고는 대법원에 상고를 하였습니다.

나. 대법원의 판단(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결)

이 사건 피고의 상고에 대하여 대법원은 다음과 같이 위 상고를 인용하여 양 상표는 유사하다는 판단을 합니다. 대법원의 구체적인 판결 내용은 다음과 같습니다.

(1) 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관·호칭·관념의 세 측면에서 객관·전체·이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 한다.

특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다.

(2) 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘티셔츠 등 의류’의 거래에서는 도형상표의 세세한 부분까지 정확하게 관찰하고 기억하는 것이 아니라 도형 전체의 모티브나 지배적인 인상을 관찰하고 기억하는 것이 보통이므로 이러한 일반 수요자나 거래자의 직관적 인식을 기준으로 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 외관을 이격적으로 관찰하면 다음과 같다.

(3) 두 표장은 모두 ① 원형의 닻고리와 닻장이 서로 붙어 있고 ② 닻고리·닻장·닻채가 합쳐져 ‘우’ 자와 같은 모양이며 ③ 닻장의 길이가 갈고리의 끝보다 약간 짧고 ④ 닻줄이 닻고리에서 나와 닻채를 한번 휘감고 돌아 갈고리로 늘어져 있는데 닻줄이 닻채 위를 오른쪽 위에서 왼쪽 아래 방향으로 지나가며 ⑤ 닻채의 아래 끝은 뾰족하고 여기에서 화살표 모양의 끝을 가진 갈고리가 약 45도 상향으로 좌우로 대칭되게 올라가 있는데 닻채 아래 끝과 갈고리의 밑변이 유선형으로 되어 있어서 전체적인 구성과 거기에서 주는 지배적 인상이 극히 유사하다.

다만 두 표장은 ㉮ 닻줄이 휘감긴 구체적 형상과 닻줄 자체의 굵기, 닻고리 내부의 일부가 비어 있는지 여부, 갈고리가 닻채보다 굵은지 여부 ㉯ 색채의 유무 ㉰ 오른쪽 갈고리 부분에 영문 필기체 문자의 유무 등에서 차이가 있으나 이는 이격적 관찰로는 거의 파악할 수 없을 정도의 세부적인 것들이거나 일반 수요자나 거래자의 인상에 남기 어려운 것들이다.

(4) 이와 같이 두 표장은 그 외관이 주는 지배적인 인상이 유사하여 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 서로 유사하다.

본 사안의 상표법상 의의

본 사안은 도형상표의 유사 여부를 판단하는 기준을 제시한 판례로서 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다는 점을 밝힌 판례라는 점에서 상표법상 의의가 있습니다.

다음 주에도 계속해서 양 상표의 유사여부가 문제된 또 다른 사안을 살펴보도록 하겠습니다.

■ 안승훈 변호사 약력