안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

들어가는 글

지난 칼럼에서는 요부관찰이 문제된 사례였던 DAWN FIELD 사건에 대해서 살펴보았습니다.

위 사례에서는 다수의 등록예가 있는 부분은 식별력이 없어 요부가 될 수 없다는 점을 알 수 있었습니다. 이번 주에도 요부관찰의 기본적인 법리와 관련된 사례를 추가적으로 살펴 보도록 하겠습니다.

특히 본 사안은 결합상표에서의 요부관찰의 법리뿐만이 아니라 상표법 제 6조 제 1항 제 3호의 해당여부가 문제가 된 사안인데 위 쟁점에 대해서는 다음에 기회가 되면 다시 한번 다루도록 하겠습니다.

참고로 지난 주에 다룬 사례와 마찬가지로 본 사안에서도 특허법원과 대법원의 판단은 엇갈렸습니다.

사건의 경위

가. 이 사건 원고는 2009년 8월 5일 화장품·화장품 키트(화장품 세트)·향수·인체용 비누·미용비누·향료·인조 손톱·인조 속눈썹·화장용 접착제·화장용 면봉·화장용 탈지면을 등록상품으로 한 라는 상표(이하 ‘이 사건 선출원상표’라고 합니다)를 출원하여 2010년 9월 27일 등록하였습니다.

나. 그런데, 이 사건 피고는 2009년 12월 7일 이 사건 등록상표의 지정상품을 포함한 다수의 상품을 지정 상품으로 한 라는 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라고 합니다)를 출원하여 2012년 5월 31일 특허청으로부터 등록 결정을 받아 2012년 7월 5일 등록하였습니다.

다. 그러자 이 사건 원고는 2013년 4월 5일 이 사건 피고를 상대로 이 사건 등록상표는 상표법 제 6조 제 1항 제 3호, 제 7호에 각 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였습니다.

라. 특허심판원은 이 사건 원고의 심판청구 사건을 2013당845호로 심리한 다음, 2014년 4월 23일 이 사건 등록상표는 상표법 제 6조 제 1항 제 3호, 제 7호 어디에도 해당하지 않는다는 이유로 이 사건 원고의 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결을 하였습니다.

마. 이에 이 사건 원고는 모두 위 심결에 불복하여 특허심판원에 위 심결의 취소를 청구하는 심판을 청구하였습니다.

특허법원과 대법원의 판단

가. 특허법원의 판단(특허법원 2014년 10월 30일 선고 2014허3330 판결)

특허법원은 이 사건 원고 청구를 이 사건 등록상표가 상표법 제 6조 제 1항 제 3호에 해당한다는 이유를 들어 인용하였지만, 두 상표의 유사여부에 대해서는 유사하지 않다고 판단하였습니다. 본 칼럼에서 우선 유사 여부에 대한 판단만을 다루도록 하겠습니다.

(1) 상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체·객관·이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인 혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다. (대법원 2002년 11월 26일 선고 2001후3415 판결 등 참조)

(2) 이 사건 등록상표 와 이 사건 선출원상표 는 단어 구성과 서체의 차이로 인하여 외관이 상이하다.

이 사건 등록상표는 해(태양) 과학의 의미 등으로 인식된다. 이 사건 선출원상표는 이 그 지정상품인 화장품류에 관하여 용도나 효능 등을 나타내 식별력이 미약하므로 요부인 ‘SENSCIENCE’에 의해 특별한 관념이 없는 조어 등으로 인식될 수 있다. 따라서 이 사건 등록상표와 선출원상표는 관념도 상이하다.

이 사건 등록상표는 ‘썬싸이언스’로, 이 사건 선 출원상표는 요부인 ‘SENSCIENCE’에 의하여 ‘쎈싸이언스’로 호칭될 것이므로 두 상표는 첫 음절에서만 ‘썬’과 ‘쎈’의 차이가 있을 뿐이어서 전체적으로 수요자에게 유사하게 청감되므로 두 상표는 호칭이 유사하다.

(3) 이상을 종합하면, 이 사건 등록상표와 이 사건 선 출원상표는 호칭에 있어서 유사한 점이 있으나 외관이 다르다. 또한 이 사건 등록상표는 해(태양) 과학 등의 관념이 떠오르는 반면 선 출원상표는 특별한 관념이 떠오르지 않으므로 그 관념에 있어서 확연히 달라 두 상표를 전체적으로 볼 때 일반 수요자에게 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 할 수 없다.

결국 이 사건 등록상표는 선 출원상표와 표장이 유사하지 아니하므로 지정상품의 동일 또는 유사 여부에 관하여 나아가 살필 필요 없이 상표법 제 8조 제 1항에 해당하지 아니한다.

그리고 특허법원은 다음과 같이 이 사건 원고가 자신의 주장의 근거로 내세운 선례에 대해서 판단하였습니다.

(1) 이 사건 원고는 1995년 9월 15일 선고된 대법원 95후644 판결에서 'SENSCIENCE`와 'SUN SCIENCE`가 유사한 상표로 판단된 점에 비추어 보면 이 사건에서도 이 사건 등록상표와 선 출원상표가 유사하다고 판단되어야 한다고 주장한다.

(2) 살피건대, 다음과 같은 사정에 비추어 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다. 즉 앞서 살펴본 바와 같이 상표의 유사 여부는 일반 수요자에게 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부, 즉 일반 수요자의 인식이 중요한 판단근거가 되는데 시대적 상황이 변함에 따라 동일한 표장에 대한 일반 수요자의 인식도 달라지게 된다.

그런데 (ㄱ) 위 대법원 판결이 선고된 1995년 9월 15일로부터 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2012년 5월 31일까지는 약 17년이 경과하였고, 그 사이 영어 교육의 확대로 인한 일반 수요자들의 영어 수준이 급격히 향상된 점

(ㄴ) 2012년도 기준 영어단어 sun과 science는 중학교 수준의 쉬운 영어단어인 점 등에 비추어 보면 2012년도의 일반 수요자들의 인식을 기준으로 판단할 때 앞서 살펴본 바와 같이 senscience와는 관념이 확연히 달라 두 상표 사이에 출처의 오인·혼동이 발생할 우려가 없다.

(ㄷ) 위와 같이 위 대법원 사건과 이 사건이 일반 수요자의 인식이라는 사실관계에서 서로 다른 이상 두 상표가 유사하지 않다고 판단하는 것이 위 대법원 판결에 배치되는 것은 아니다.

따라서 이 사건 등록상표 중 별지 2 목록 기재 지정상품에 대한 부분은 상표법 제 6조 제 1항 제 3호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이어서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부당하다.

이와 같은 특허법원의 판결에 불복한 이 사건 원고와 이 사건 피고는 대법원에 상고를 하였습니다.

나. 대법원의 판단(대법원 2017년 7월 11일 선고 2014후2535 판결)

이 사건 원고의 상고에 대하여 대법원은 다음과 같이 원고의 상고를 인용하여 두 상표가 유사하다고 보았습니다. 대법원의 구체적인 판결 내용은 다음과 같습니다.

(1) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관·호칭·관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. (대법원 2017년 2월 9일 선고 2015후1690 판결 등 참조)

(2) 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 로 구성되어 있고 이 사건 선 출원상표는 으로 구성되어 있다. 이 사건 선 출원상표 중 ‘STYLING' 부분은 그 지정상품인 ‘화장품·화장품 키트(화장품 세트)’ 등과의 관계에서 용도나 효능 등을 나타내어 식별력이 미약한 반면 ‘SENSCIENCE' 부분은 조어(조어)로서 식별력이 있으므로 이 사건 선출원상표는 ‘SENSCIENCE'를 요부로 하여 상표의 유사 여부를 대비·판단할 필요가 있다.

(3) 이 사건 등록상표인 'SUN SCIENCE'는 ‘썬싸이언스’로, 이 사건 선 출원상표의 요부인 ‘SENSCIENCE'는 ‘쎈싸이언스’로 호칭될 수 있는데 이 경우 양 상표는 첫 음절의 모음에서 다소 차이가 있을 뿐 전체적으로 비슷하게 들리므로 호칭이 유사하다고 할 것이다.

이 사건 등록상표는 ‘태양 과학’ 등의 의미로 인식되는 반면 이 사건 선 출원상표의 요부인 ‘SENSCIENCE'는 특별한 관념이 떠오르지 않는 조어이므로 양 상표의 관념을 대비할 수 없다고 하더라도 호칭이 유사한 양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 양 상표는 표장이 서로 유사하다고 보아야 한다.

(4) 그럼에도 원심은 양 상표가 외관과 관념이 다르다는 이유로 표장이 서로 유사하지 않다고 판단함으로써 이 사건 등록상표가 위 지정상품과 관련하여 구 상표법 제 8조 제 1항에 의한 등록무효사유가 없다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표의 유사 여부에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

본 사안의 상표법상 의의

본 대법원 판례는 결합상표 중에 요부가 있는 경우 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요한지를 확인했다는 점에서 상표법상 의의가 있습니다.

다음 주에도 계속해서 요부관찰이 문제된 사례에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

■ 안승훈 변호사 약력