안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

들어가는 글

지난주에는 '순전한 디자인적 사용'에 해당하면서 불사용 취소심판과 권리범위 확인심판이 각자 독자적인 판단기준으로 ‘상표의 사용’ 여부를 판단한 예인 양파꽃(상표법 교과서에서는 보통 독일어 원어인 ‘쯔비벨무스터’라고 지칭합니다) 사례에 대해서 살펴보았습니다.

오늘은 이 양파꽃 사례와 비슷한 사실관계를 가지고 있음에도 '디자인적 사용임과 상표적 사용'으로 인정된 예를 살펴보도록 하겠습니다.

특히 이번 사례는 양 당사자간 치열한 법적 공방이 오간 사건으로 상표법적 쟁점을 둘러싼 다툼이 발생할 경우 어떤 수단으로 상대방을 공격하는지를 잘 보여준 사례입니다.

사건의 경과

가. 당사자 관계

이 사건 원고회사인 포트메리온 그룹 유케이 리미티드는 1960년경 설립돼 고급 생활도자기 그릇 등을 생산·판매하고 있는 영국 법인으로 등의 표장(이하 ‘원고 등록상표들’이라 합니다)에 관하여 상표권등록을 마치는 한편, 왼쪽 사진과 같은 유형의 표장을 사용하여 고급 생활도자기 그릇 등을 제조·판매했습니다.

그리고 이 사건 피고회사는 오른쪽 사진의 표장(이하 '피고 표장들')을 사용해 도자기 그릇류의 제품을 생산 판매했습니다.

나. 이 사건 피고회사의 소극적 권리범위확인 청구

이 사건 피고 회사는 이 사건 원고회사를 상대로 피고 표장들 중 '그림1'을 확인대상표장으로 하여 원고 등록상표들 중 '그림2'에 관한 소극적 권리범위확인심판을 청구하였습니다.

소극적 권리범위확인심판이란 이해관계인이 자신의 확인대상 표장이 상표권자의 등록상표의 권리범위에 포함되지 않음을 확인할 것을 구하는 심판입니다.

이에 특허심판원은 2006년 12월 20일 이 사건 피고회사의 심판청구를 인용하였습니다. (특허심판원 2006년 12월 20일자, 2006당2096 심결)

이 사건 원고회사는 이에 불복하여 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기했는데 특허법원은 2007년 8월 16일 이 사건 원고회사의 위와 같은 등록상표와 담쟁이넝쿨과 비슷한 나뭇잎을 둥그렇게 연결한 문양 내에 꽃 문양을 배치한 이 사건 피고회사의 위와 같은 표장은 그 구성이 상이하다는 이유로 이 사건 원고회사의 청구를 기각하였고(특허법원 2007년 8월 16일 선고 2007허1657 판결), 그 판결은 그 무렵 확정되었습니다.

다. 이 사건 원고회사의 적극적 권리범위확인 청구

이에 이 사건 원고회사는 이 사건 피고회사를 상대로 이 사건 원고회사의 등록상표인 '그림3'에 기하여 이 사건 피고회사가 사용한 표장인 '그림4'를 확인대상 표장으로 하는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였습니다.

적극적 권리범위확인 심판이란 상표권자가 제3자의 사용상표인 확인대상표장이 자신이 등록한 상표권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판입니다.

이에 특허심판원은 2008년 3월 27일, 이 사건 피고회사가 사용한 표장이 디자인으로 사용되었을 뿐 상품의 출처를 표시하기 위하여 사용된 것이 아니라는 이유로 이 사건 원고회사의 심판청구를 기각하였습니다. (특허심판원 2008년 3월 27일자 2007당3528 심결)

이 사건 원고회사는 이에 불복하여 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기했으나 특허법원 역시 2008년 9월 5일, 이 사건 원고회사의 청구를 기각하였고(특허법원 2008년 9월 5일 선고 2008허5755 판결) 그 판결은 그 무렵 확정되었습니다.

라. 이 사건 피고 회사의 이 사건 원고회사를 상대로 한 등록상표에 대한 불사용취소청구

이 사건 피고회사는 이 사건 원고회사를 상대로 이 사건 원고회사의 등록상표인 '그림5'에 관한 불사용취소심판을 청구했습니다.

특허심판원은 2008년 5월 28일 이 사건 원고회사의 위 등록상표는 상표가 아니라 디자인에 해당하고 설령 상표적으로 사용한 측면이 있더라도 이 사건 원고회사가 실제 사용한 표장인 '그림6'과 이 사건 원고회사가 등록한 등록상표가 동일한 범주에 있지 아니하다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하였습니다. (특허심판원 2008년 5월 28일자 2008당111 심결).

이 사건 원고회사는 이에 불복하여 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기했습니다. 특허법원은 2008년 12월 30일 이 사건 원고회사의 등록상표가 상표로서 사용되고 있고 위 원고가 실제 사용한 표장과 위 원고의 등록상표가 동일한 범주에 있다는 이유로 원고의 청구를 인용하여 심결을 취소하는 판결을 선고하였습니다. (특허법원 2008년 12월 30. 선고 2008허9559 판결).

이에 이 사건 피고회사가 상고합니다. 대법원은 2009년 5월 14일, 이 사건 원고회사가 실제 사용한 표장이 상품의 출처 표시를 위하여 사용된 것이므로 이는 상표의 사용에 해당하기는 하나, 위 원고가 실제 사용한 표장과 위 원고의 등록상표가 동일한 범주에 있지 아니하여 위 원고가 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 없다는 이유로 원심판결을 파기하고 사건을 특허법원으로 환송하는 판결을 선고하였습니다. (대법원 2009년 5월 14일 선고 2009후665 판결)

결국 환송심에서 이 사건 원고회사의 소가 2009년 8월 4일 취하간주됐고 이로써 이 사건 원고회사의 등록상표 '그림7'에 대한 등록취소심결이 확정됐으며 이에 따라 이 사건 원고회사의 위 등록상표에 대한 상표권은 소멸하였습니다.

이 사건 원고회사의 상표사용금지등 청구

이 사건 원고회사는 2007년 경 이 사건 피고회사의 피고 표장들이 자신의 등록상표들과 동일 또는 유사하고, 이 사건 피고회사가 위 표장들을 사용하여 생산·판매하는 제품인 도자기 그릇류 역시 원고 등록상표들의 지정상품과 동일 또는 유사하므로, 이 사건 피고회사가 피고 표장들을 사용하여 도자기 그릇류의 제품을 생산·판매하는 것은 자신의 등록상표들에 관한 상표권을 침해한다고 주장하면서 “이 사건 피고회사는 피고 표장을 포장, 선전광고물에 사용하거나, 이를 사용한 도자기 그릇류를 판매, 반포, 수출하여서는 아니 된다”는 취지의 상표사용금지 청구의 소를 제기하였습니다.

이 사건 원고회사의 청구에 대한 법원의 판단

이에 이 사건 피고회사는 원고 등록상표들과 피고 표장들이 다르고 이 사건 피고회사는 피고 표장들을 디자인으로 사용할 뿐 자타상품 식별표지 또는 출처표시, 즉 상표로서 사용하는 것이 아니라고 항변하였습니다.

이에 서울중앙지방법원과 서울고등법원은 모두 이와같은 이 사건 피고회사의 주장을 받아들여서 이 사건 원고 회사의 청구를 기각하였고, 이 사건 원고회사는 대법원에 상고하였습니다.

이에 대법원은 다음과 같이 판결하면서 이 사건 원고회사의 상고를 일부 받아들였습니다.

가. 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것인바, 그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 한다.

나. ① 원고 등록상표 및 그와 같은 유형의 표장들을 사용한 이 사건 원고회사의 보타닉가든 제품은 1999년경부터 국내에 수입·판매되었고, 그때부터 2006년경까지 판매된 매출액이 약 552억 원 정도이며 1998년부터 약 10여 년간 각종 잡지·일간신문·유명백화점 광고책자 등에서 약 120여 회, 공중파 TV방송으로 약 60여 회, 케이블 TV방송으로 약 7천여 회 광고 등이 되었는데, 2006년 5월 8일자 중앙일보에는 ‘유럽 명품 도자기 여심 유혹’이라는 제목으로 “야생화, 과일, 나비, 벌 등 자연을 소재로 한 무늬로 유명한 포트메리온은 독특한 마크의 문양 때문에 인기를 얻고 있다. 꽃무늬가 그려진 보타닉가든과 과일이 그려진 포모나는 그림만 봐도 어느 회사 제품인지 알아차릴 정도란다. 230여 가지 모델이 있으며 수집용으로도 인기다”라는 내용의 기사가 게재되기도 한 사실

② 원고 등록상표 중 왼쪽 사진은 꽃나무나 풀꽃을 잎과 함께 한두 송이를 꺾어 꽃을 중심으로 줄기와 잎을 그 아래로 배치하고 꽃이나 잎 주위에 나비나 잠자리를 2~4마리 배치하여 구성한 도형상표이고, 특히 원고 등록상표(그림7)는 잎맥이 드러나는 세 갈래 잎 형상의 단위 구성요소인 가 와 같이 동일한 방향으로 연속적으로 배열됨으로써 전체적으로 세 갈래 잎이 일렬로 연결되어 원형을 이루는 도형상표로서 이전의 도자기그릇류에서 볼 수 없었던 독특한 문양의 상표인 사실

③ 이 사건 원고회사는 그릇 가운데의 문양을 여러 가지의 꽃 문양으로 다양하게 교체하고 테두리에는 원고 등록상표(그림7)와 같은 나뭇잎 띠 문양을 배치하여 만든 보타닉가든 제품들을 국내에서 주로 판매하여 왔는데, 피고 표장들 제품들에도 이 사건 원고회사의 보타닉가든 제품과 동일한 위치에 동일한 크기로 피고 표장들의 나뭇잎 띠 문양과 꽃과 나비 등 문양이 배치되어 있는 사실

④ 피고 표장들은 2006년경과 2010년경 인터넷 쇼핑몰인 옥션(Auction), 인터파크, 지마켓(Gmarket)에서 ‘포트메리★스타일’, ‘포트메리온 st 접시’ 또는 ‘명품’ 등으로 선전, 광고되고 판매되어 온 사실을 알 수 있다.

다. 위 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 도자기그릇에 표현된 디자인은 단순히 디자인으로서만 사용되는 것은 아니고 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 것으로 보이고 '그림7'과 같은 나뭇잎 띠 문양이나 '그림3'과 같이 테두리에 나뭇잎 띠 문양을 두르고 가운데에 꽃과 나비 등의 문양을 배치한 문양은 피고 표장들이 사용된 2006년경에는 그 거래자와 수요자에게 현저하게 인식되었다고 할 것이며, 피고 표장들은 원고 등록상표들와 같은 문양이 사용된 이 사건 원고회사의 보타닉가든 제품과 거의 동일한 크기와 위치로 제품에 표현되어 있고 피고 표장들이 사용된 제품들은 ‘포트메리온 st 접시’ 또는 ‘명품’ 등으로 광고되어 이 사건 원고회사의 포트메리온 제품인 것처럼 판매되어 왔으므로 피고 표장들이 순전히 디자인이나 장식용으로 사용된 것이 아니라 상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로서 상표로서 사용되었다고 할 것이다.

본 사안의 상표법상 의미

본 사안이 지난 양파꽃 사건과 다른 판단을 받게 된 것은 이 사건 원고회사의 등록상표가 다양한 홍보를 통해서 나름의 식별력을 갖추고 있었기 때문으로 보입니다.

그렇기 때문에 불사용 취소심판 사건인 대법원 2009년 5월 14일 선고 2009후665 판결과 상표권 침해 사건인 대법원 2013년 3월 28일 선고 2010다58261 판결에서 모두 도자기 그릇의 테두리를 따라 원형으로 잎사귀 문양을 배열한 상표권자 및 침해자의 각 사용형태에 대해 순전하게 디자인이나 장식용으로 사용된 것이 아니라 상품의 출처 표시를 위하여 사용된 것으로서 상표로서 사용된 것이라는 일치된 판단을 받을 수 있었던 것입니다.

지난 사례와 본 사례의 사실관계를 비교해 보신다면 그릇에 사용된 문양이 어떤 경우에 순전한 디자인적 사용으로 인정될 수 있는지에 대한 법원의 판단 기준을 엿보실 수 있을 것이라고 생각합니다.

■ 안승훈 변호사 약력