안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

들어가는 글

지난 주까지 상표법과 관련된 몇 가지 논점에 관하여 법원의 판결을 중심으로 살펴보았습니다. 살펴본 바와 같이 법원의 판결은 비단 상표법 뿐만이 아니라 모든 법적인 문제에 대한 판단에 있어서 주요한 준거가 됩니다. 즉 유사한 사례와 관련하여 법원이 어떻게 판단을 할 것인지를 예측하는 주된 기준이 되는 것입니다.

그렇지만 판례는 때때로 변경 되기도 합니다. 대법원에서는 보통 대법원장과 법원행정처장을 제외한 대법관 12명 중 4명씩 3개의 소부를 구성하여 사건을 나누어서 심리 하지만 이와 같이 판례를 변경할 가능성이 있는 사건을 심리할 때 보통 대법원장과 대법관 12명 전원이 모여서 판결을 하는 전원합의체 판결을 하게 됩니다.

이번 칼럼에서는 얼마전 전원합의체 판결에 의해서 판례가 변경된 사례에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

사건의 경과

이 사건 원고는 이 사건 등록상표의 상표권자이며 이 사건 피고는 이 사건 등록상표와 유사한 표장들을 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사한 서비스업에 사용한 회사입니다. (상표자체가 문제되는 사안이 아니기 때문에 구체적인 상표의 표시는 생략합니다)

이에 이 사건 원고는 이 사건 피고를 상대로 위 피고가 사용한 표장들의 사용 금지와 폐기, 손해배상을 구하는 소를 제기하였습니다. 그런데 이 사건 피고는 이러한 소송 계속 중에 위 표장들 중 하나에 관하여 이 사건 등록상표의 지정상품 등과 유사한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 하였고 제 1심 변론종결 후에 상표등록을 받았습니다.

제 1심 재판부에서는 원고의 금지·폐기 청구 인용하였지만 손해배상청구에 대해서는 일부만 인정하였습니다. 이에 이 사건 원고와 이 사건 피고는 모두 항소하였는데 항소심에서 이 사건 피고는 자신이 상표등록을 받은 후 해당 상표를 사용한 것은 등록상표권의 정당한 사용에 해당하여 이 사건 등록상표권에 대한 침해가 인정되지 않는다는 취지로 주장하였습니다.

그러나 항소심에서는 이러한 이 사건 피고의 주장을 배척하고 제 1심과 같이 상표권 침해를 인정하였고 원고가 주장한 손해배상액에 대해서는 일부를 추가로 인정해주었습니다.

이에 이 사건 원고와 이 사건 피고가 모두 상고하여 대법원의 판단을 받게 된 것입니다.

사안의 쟁점

사안에서 이 사건 원고는 이 사건 피고가 사용한 표장이 자신의 등록상표권 침해라고 주장하며 그 사용의 금지·손해배상을 구하였고 이에 대하여 이 사건 피고는 자신이 사용한 표장은 이 사건 등록상표와 그 표장·서비스업이 유사하지 않고 최소한 자신의 상표가 등록된 등록일 이후에는 등록상표권의 정당한 사용에 해당하므로 이 사건 원고의 등록상표권에 대한 침해가 인정되지 않는다는 취지로 주장하였습니다.

여기에서 특히 쟁점이 된 것은 이 사건 피고가 상표를 등록받은 이후의 표장의 사용이 후출원 등록상표의 사용으로서 원고의 등록상표권에 대한 침해가 부정되는지 여부였습니다.

당시 대법원 판례는 “후출원등록상표에 의한 선출원등록상표의 침해는 후출원등록상표가 적법한 절차에 따라 등록무효의 심결이 확정되었음에도 불구하고 그 후 후출원등록상표권자가 선출원등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상표가 동일 또는 유사한 상표에 사용한 때 성립한다고 할 것이다. 왜냐하면 상표법에 의하여 등록된 상표는 그것이 무효이거나 취소되기까지는 다 같이 보호받아야 할 것이기 때문이다"(대법원 1986년 7월 8일 선고 86도277 판결)라고 하여 이 사건 피고의 주장을 뒷받침 해주고 있었던 것입니다.

대법원 기존 판례의 문제점

하지만 대법원의 기존 판례는 다음과 같은 문제점이 있었습니다.

우선 특허권·실용신안권·디자인권·상표권과 같이 특허청의 설정등록에 의해 발생하는 권리는 등록무효 심판 절차를 거쳐 무효화될 수 있는 것으로 영속적이거나 확정적인 것이 아닙니다.

또한 상표 등록 절차에서 선출원 등록상표와의 유사 여부 등이 심사되어 등록이 이루어지긴 하지만 심사과정에서의 과오 또는 판단 차이로 인해 선출원 등록상표와 유사한 상표가 등록되는 사례들이 있는 것이 현실입니다.

그럼에도 불구하고 선출원 상표와 양립할 수 없는 후출원 등록상표를 등록받은 자가 단지 등록 된 상표권자라는 이유로 그의 상표가 등록무효 전의 사용이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다고 볼 수 있는지가 문제되는 것입니다.

이와 관련해서 하급심 실무에서는 후출원상표자의 침해책임을 권리남용을 들어 인정하거나 후출원상표자의 별개의 등록무효 사유를 들어 인정하는 등의 방법으로 구체적 타당성을 도모해 오고 있었습니다.

대법원의 판단(대법원 2018다253444 상표권침해금지 사건)

이러한 상황에서 대법원은 사건을 전원합의체에 회부하여 대법관 전원이 일치된 의견으로 다음과 같이 판시하여 기존 판례를 변경하고 새로운 법리를 선언하였습니다.

가. 아래 근거들과 같은 상표권의 효력과 선출원주의, 타인의 권리와의 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지에 비추어 보면 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다.

따라서 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 ‘후출원 등록상표’라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다.

근거 1) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 한편(상표법 제 89조), 제 3자가 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용할 경우 이러한 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. (상표법 제 107조, 제 108조 제 1항)

근거 2) 상표법은 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있도록 하고 있고(제 35조 제 1항), ‘선출원에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표’를 상표등록을 받을 수 없는 사유로 규정하고 있다. (제 4조 제 1항 제 7호)

이와 같이 상표법은 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있고 이에 위반하여 등록된 상표는 등록무효 심판의 대상이 된다. (제 117조 제 1항 제 1호)

근거 3) 또한 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용 상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권(이하 ‘선특허권 등’이라 한다)과 저촉되는 경우에는 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 아니하고는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 수 없다. (제92조)

즉, 선특허권 등과 후출원 등록상표권이 저촉되는 경우에 선특허권 등의 권리자는 후출원 상표권자의 동의가 없더라도 자신의 권리를 자유롭게 실시할 수 있지만 후출원 상표권자가 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하면 선특허권 등에 대한 침해가 성립한다.

나. 이와 달리 후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표권자가 자신의 상표권 실시행위로서 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상표에 사용하는 것은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1986년 7월 8일 선고 86도277 판결, 대법원 1999년 2월 23일 선고 98다54434, 54441(병합) 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.

다. 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심판결에 표장 유사 판단에서의 요부와 보통명칭의 판단, 서비스업의 유사 여부, 후출원 등록상표 사용의 선출원 등록상표권에 대한 침해 성립에 관한 법리 등을 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하고 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

본 사안의 상표법상 의의

본 사안은 후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표권자가 자신의 상표권 실시행위로서 선출원 등록상표와 동일‧유사한 상표를 그 지정상품과 동일‧유사한 상표에 사용하는 것은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다고 판시한 종래 대법원의 판결을 변경한 사안이라는 점에서 의의가 있습니다.

대법원이 전원일치 의견으로 종래의 판례를 변경함으로써 지식재산권법의 법 규정과 취지에 부합하는 법리를 세우고, 하급심에서 구체적 타당성을 위해서 다양한 법리로 문제를 해결해온 것을 개선하여 사건을 통일적으로 해결할 수 있게 된 것입니다.

지금까지 살펴본 바와 같이 판례는 바뀔 수도 있습니다. 하지만 이와 같은 판례의 변경이 있기 전에 의뢰인의 이익을 위하 새로운 법리를 고안한 변호사들, 그리고 구체적 타당성을 위해 변호사들의 이러한 새로운 주장을 받아들여 준 하급심 법관들의 노력이 있었다는 점을 기억해 주신다면 좋을 것 같습니다.

■ 안승훈 변호사 약력